Licencia de marca conforme a la nueva LFPPI

Hoy en día las marcas tienen un papel cada vez más prominente en el desarrollo, valuación y éxito de una empresa. Este signo distintivo es el vínculo de reconocimiento y preferencia que tienen con el público consumidor para que este decida comprar sus productos o elegir sus servicios frente a los de sus competidores. El carácter multifacético de una marca y la flexibilidad para adaptarse a las tendencias del mercado la vuelven un activo intangible con potencial de crecimiento exponencial. Asimismo, la importancia del reconocimiento del consumidor respecto de la marca es tal, que una vez posicionada en el mercado, esta tiene una aceptación inherente del público para el consumo de nuevos productos o servicios.

Una de las herramientas jurídicas fundamentales para expandir la presencia de una marca en los mercados de interés tanto nacionales como internacionales y permear en el público consumidor es el licenciamiento. Por ello, a continuación, realizamos diversas reflexiones acerca del contrato de licencia de uso de los registros marcarios.

Definición del contrato de licencia de uso marcario

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) no establece una definición del contrato de licencia ni los elementos mínimos que este debe contener en caso de solicitar su inscripción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Sin embargo, la LFPPI esclarece varios puntos alrededor del contrato, lo que nos permite crear una definición de este en sus términos más generales.

Partimos del supuesto de que el derecho sobre una marca consiste en la facultad que tiene su titular para llevar a cabo su uso y explotación de forma exclusiva (dicha explotación dependerá de que se cuente con el registro vigente correspondiente). De igual modo, el titular tiene la facultad de conceder mediante convenio (en este caso la licencia de uso), la autorización del uso del signo distintivo a una o más personas con relación a todos o alguno de los productos o servicios a los que aplique dicha marca.

Asimismo, la LFFPI establece que en caso de que una marca sea solicitada por dos o más titulares, se deberá incluir en la solicitud las reglas de uso para la gestión y explotación de la marca, las cuales establecen las cláusulas respecto del uso y otorgamiento de licencias de uso.

A la luz de lo anterior, se puede definir que la celebración de un contrato de licencia de uso de una marca consiste en que su titular, que puede ser una persona física o moral, llamado licenciante, otorga el uso de este activo intangible a otra, llamado licenciatario, para que lleve a cabo dicho uso respecto de todos o alguno de los productos o servicios que la marca protege. A cambio, como contraprestación, el licenciatario paga una tarifa inicial o una tasa de regalías al licenciante por el uso y explotación de ese signo distintivo.

De esta manera, ante el contrato de licencia de uso existen dos caras de la moneda: 

1. Cuando se es titular de un registro marcario vigente y se pretende ampliar el mercado de los productos o servicios que protege.
2. Cuando se busca comercializar un producto u ofrecer un servicio amparado por una marca que pertenece a un tercero.

Diferencia entre licencia de uso y cesión de marca

Cabe mencionar que es muy distinto el licenciamiento de uso de una marca a la cesión o transmisión de derechos de la misma. En el primer contrato, el titular de la marca otorga una autorización de uso y explotación del signo distintivo a uno o más terceros, pero el titular se mantiene como el propietario de la marca. En cambio, en el contrato de cesión de marca, el titular de la marca transfiere dicho activo intangible y todos los derechos de uso y explotación que derivan de este a un tercero, perdiendo la titularidad de tales derechos.

Elementos del contrato de licencia de uso marcario

Existe una amplia flexibilidad en la estipulación de algunas de las cláusulas o condiciones en el contrato de otorgamiento de la licencia de uso de marca. A continuación, se señalan algunas modalidades.

• Objeto de la licencia

En esencia es el uso y explotación del registro marcario por parte del licenciatario. La especificación de este objeto tiene sus particularidades, ya que refiere al uso de la marca en conjunción con uno o varios productos o servicios protegidos por ella, aterrizando la cláusula en la venta de
los productos o la prestación de los servicios.

La inclusión de un licenciatario como aliado estratégico en la expansión de la marca no está confinado solamente a la venta de productos ya existentes. La adaptabilidad intrínseca de la marca permite que los elementos distintivos que lo componen y caracterizan (diseño, tipografía y colores) puedan estar presentes en la creación de nuevos productos que se traduzcan en colaboraciones con empresas textiles (nueva línea de playeras, camisas, pantalones y vestidos), empresas dedicadas al papel (cuadernos), higiene personal (pastas de dientes, cepillos de dientes o enjuagues bucales) y alimenticias (café, té o chocolate en bebida) e incluso juguetes. 

Por lo tanto, la expansión marcaria no solo se limita a la expansión territorial, también puede extenderse en la variedad de productos que se ofrecen, lo que permite introducirse en nuevos mercados y obtener el reconocimiento de distintos sectores de la población.

• Contraprestación

En este apartado se puede pactar que la licencia sea de carácter gratuito u oneroso. Las licencias de carácter gratuito se otorgan generalmente entre empresas que forman parte del mismo grupo. Por estrategia corporativa y financiera puede establecerse que la sociedad gestora sea la titular de todos los registros marcarios y demás activos intangibles que se vayan creando con el tiempo y que esta misma empresa otorgue licencias gratuitas a las filiales que formen parte del grupo.

Por otro lado, también existen las licencias que requieren de una contraprestación de carácter oneroso por parte del licenciatario. Este pago puede pactarse en distintas modalidades; por ejemplo, un pago único, el pago de una cantidad inicial más regalías, que pueden tener una tasa fija o variable, pagos por objetivos alcanzados o cantidades mensuales o anuales, independientemente del monto de ganancia obtenida por las ventas.

Todas estas modalidades pueden mezclarse entre sí y dependerá del modelo de negocio que ofrece la marca, la visión del licenciante y la capacidad del licenciatario como aliado comercial, para determinar cuál es la modalidad de contraprestación que mejor se adecúa al negocio.

• Exclusividad 

Las licencias pueden ser de carácter exclusivo o no exclusivo. Las primeras son aquellas en las que el licenciante acuerda con el licenciatario que este será el único que puede hacer uso de dicho derecho intangible, y generalmente estos tipos de licencias son las más onerosas; las últimas son acuerdos en los que el licenciante se reserva el derecho de otorgar la facultad de uso y explotación de la marca a más de un licenciatario.

• Duración o vigencia del contrato

La vigencia a establecer en el contrato puede ser determinada o indeterminada. Es decir, la duración de la licencia puede tener un plazo determinado, que puede superar la vigencia del registro marcario al momento de celebrarse el contrato. Por ejemplo, si a la firma del contrato la marca sujeta a la licencia tiene una vigencia restante de cinco años, la licencia puede otorgarse por una duración de 20 años, siempre y cuando la marca se renueve de manera oportuna para mantenerse vigente durante el plazo establecido en ella.

A diferencia de las patentes que tienen una vigencia de 20 años (que podría extenderse solo en caso de retraso injustificado por el IMPI en el otorgamiento de la patente y bajo condiciones específicas), las marcas pueden renovarse sin limitación por periodos de 10 años. Así, la duración de una licencia de uso marcario puede superar el plazo de vigencia actual de la marca al grado de que este plazo puede ser virtualmente perpetuo.

Este último caso se refiere al de una vigencia indeterminada de la licencia, cuyo plazo puede establecerse o no; en caso de omitirlo, se entenderá que será de carácter indeterminado.

Por otro lado, puede pactarse que el plazo se pueda renovar de manera indefinida por el mismo periodo siempre y cuando se cumpla con el resto del clausulado pactado (como en el caso de establecer objetivos de venta, seguimiento del manual de marca al momento de su uso, etc.) y que el registro o registros marcarios se mantengan vigentes.

• Ámbito territorial

Es menester aclarar que las marcas siguen un principio de territorialidad. De conformidad con dicho principio, la protección que confiere una marca está circunscrita a los límites territoriales del país en el que se ha obtenido el registro. Por ejemplo, para el caso de una marca registrada en México, el uso del registro marcario otorgado a través de la licencia solo surtirá efectos en el territorio mexicano. En caso de querer expandir en territorio internacional, se pueden sumar estrategias, como la obtención de registros internacionales aprovechando las ventajas que ofrece el Protocolo de Madrid, que son de alto provecho para los titulares.

En este apartado se puede combinar la exclusividad de una licencia, por lo que el titular puede tener la libertad de otorgar licencias exclusivas para zonas o regiones específicas del país en caso de que los perfiles de licenciatarios sean idóneos para la explotación del activo intangible en dichos ámbitos territoriales; por ejemplo, el otorgamiento de una licencia exclusiva para un licenciatario que use y explote el registro marcario en el norte del país y que otro se enfoque en el centro y sur.

• Contenido de la licencia

De conformidad con la LFPPI, la licencia puede otorgarse sobre todos, uno, o algunos de los servicios o productos que protege la marca. Es importante destacar la relevancia de determinar una descripción adecuada de los productos o servicios al momento de solicitarla para que esta sea coherente con la visión de venta de productos u ofrecimiento de servicios a corto mediano y largo plazo. En caso de solicitar una marca con una descripción que resulte corta respecto de la visión de expansión a largo plazo de la marca, la licencia a otorgarse también estará limitada a ella. Si con el desarrollo de la empresa e identidad de la marca se decide expandir la presencia a nuevos mercados con nuevos productos o servicios, se estará en la necesidad de registro del mismo signo distintivo para proteger la nueva variedad, situación que, con una adecuada asesoría legal, pudo evitarse desde el análisis de probabilidades de éxito de la solicitud de productos o servicios iniciales.

• Sublicenciamiento 

Es posible incluir una cláusula que establezca que el licenciante o titular del registro marcario faculte al licenciatario de poder otorgar sublicencias de marcas a terceros. En caso de contemplar una cláusula como esta, se recomienda establecer que la sublicencia deba seguir los parámetros, objetivos y compromiso que requiere el uso de la marca por parte del licenciatario, para que, a su vez, en la participación del sublicenciatario, se tenga la certeza de haber establecido por escrito las pautas para un correcto uso de la marca y facilitar la supervisión de este.

• Confidencialidad

Se recomienda incluir una cláusula de confidencialidad en la que el licenciatario se obligue a salvaguardar y no divulgar la información confidencial que proporcione el licenciante relacionado con el uso adecuado del registro marcario.

• Salvaguarda de los derechos marcarios exclusivos del registro marcario

El artículo 243 de la LFPPI, establece que la persona que tenga concedida una licencia, salvo estipulación en contrario, podrá ejercitar las acciones legales de protección de los derechos sobre la marca, como si fuera el propio titular.

Si bien, de conformidad con dicha disposición, la facultad del licenciatario de ejercitar acciones legales de protección de la marca no requiere de la inclusión de esta cláusula al contrato, se sugiere que se incluya con dos objetivos: el primero para que el licenciatario esté consciente de su facultad para iniciar estas acciones, y el segundo para poder establecer condiciones específicas previo y durante el inicio de dichas acciones, como determinar un plazo máximo para que el licenciatario dé aviso al titular del registro marcario en caso de tener conocimiento de alguna circunstancia que ponga el peligro dicho registro.

• Terminación del contrato

Esta cláusula puede darse bajo diversos supuestos: la falta de cumplimiento de las obligaciones del licenciante o del licenciatario; la terminación de vigencia del plazo de licencia; la caducidad del registro marcario; o la cancelación voluntaria por parte del licenciatario.

Obligaciones del licenciante

En este acuerdo de voluntades, el licenciante tiene cuatro obligaciones fundamentales a saber:

• Transmitir el uso y goce temporal (explotación) de los derechos que confiere el registro marcario: una vez que se perfecciona el contrato con el acuerdo de las voluntades de las partes, se tiene por cumplida esta obligación, de conformidad con el artículo 1796 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria en la materia, que reza lo siguiente: “Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley”.
• Hacer entrega del activo de propiedad intelectual (registro marcario): en virtud de que el activo objeto de este contrato es de carácter intangible, la entrega se hace de manera simbólica. De manera ilustrativa, existen otros activos de propiedad intelectual que sí requieren de una entrega física o virtual (contrario al caso de los registros marcarios), como en el supuesto de los secretos industriales.
• Conservar el registro marcario en condiciones de ser explotado: como se ha mencionado con anterioridad, el licenciatario tiene la facultad de salvaguardar los derechos del registro marcario; por ejemplo, si este requiere ser renovado. Sin embargo, la obligación de mantener el registro marcario vigente y en condiciones de ser explotado recae en el licenciante.
• Garantizar el uso y goce de los derechos exclusivos del registro marcario. Esta obligación puede entenderse más fácilmente cuando se plantea en el sentido negativo: el licenciante no debe estorbar el uso y explotación del registro marcario facultado al licenciatario. Este tipo de intrusión por parte del licenciante, recae por ejemplo en los contratos de licencia exclusiva, pues estos facultan al licenciatario para ser el único capaz de usar y explotar el registro marcario en el país o en una zona determinada, y, si el licenciante hace uso y explotación individual en tal zona exclusiva para obtener un provecho económico, estaría entorpeciendo el objeto del contrato de licencia, lo que podría llevar a un incumplimiento del contrato y el pago de daños y perjuicios al licenciatario, además de que iría en contra de las ventajas y atractivo que conlleva la figura del licenciamiento para el licenciatario.
• Auditoría y supervisión de los productos o servicios ofrecidos por el licenciatario a través del registro de marca licenciado: esta obligación está prevista de manera indirecta en el artículo 242 de la LFFPI.

Obligaciones del licenciatario

Por su parte el licenciatario se encuentra obligado a lo siguiente:

1. Pagar la contraprestación pactada: esta obligación solo será aplicable en caso de que la licencia sea de carácter oneroso.
2. Llevar a cabo el uso y explotación del registro marcario en concordancia con lo acordado en el contrato.

Inscripción del contrato de licencia ante el IMPI

La LFPPI, al contrario de la antigua Ley de la Propiedad Industrial (LPI), elimina la necesidad de la inscripción de los contratos de licencia ante el IMPI para que estos surtan efectos contra terceros.

A pesar de esta dispensa legal, se recomienda ampliamente la inscripción de los contratos, ya que estos son de acceso público y se reflejan en la base de datos del Instituto al momento de consultar los expedientes marcarios en línea. La disponibilidad pública de estos contratos funge como un medio disuasorio ante los terceros en caso de que estos se planteen al iniciar una solicitud de procedimiento administrativo de caducidad en contra del registro marcario por falta de uso.

Generalmente, cuando se tiene a la vista pública que existen licencias otorgadas respecto de un registro marcario se tiene una fuerte presunción de que dicho registro se encuentra en uso y, por lo tanto, una solicitud administrativa de caducidad podría no obtener una resolución favorable.

Por otro lado, debido al carácter de acceso público de la inscripción del contrato de licencia, en el artículo 10, el Reglamento de la LPI establece que se puede presentar la inscripción un contrato simplificado que no contenga las estipulaciones contractuales que se refieran a las regalías y demás contraprestaciones que deba pagar el licenciatario; las que se refieran a información confidencial, referente a las formas o medios de distribución y comercialización de los bienes y servicios; así como los anexos de información técnica que lo integren.

Dicha disposición juega en favor del licenciante al proteger la información confidencial y sensible contenida en el contrato.

Asimismo, el artículo establece que la inscripción del contrato de licencia puede ser llevado a cabo tanto por el licenciante como por el licenciatario.

Viabilidad del licenciamiento de marcas como estrategia de expansión

El titular del registro marcario debe plantearse si el modelo de licencia de uso es el adecuado como eje de expansión de su marca, por lo que un diagnóstico de la empresa y de la marca es recomendable.

Se sugiere que el titular del registro marcario se plantee las siguientes preguntas: 

• ¿La licencia apoyaría los objetivos principales del negocio? La implementación de la licencia de uso debe estar alineada con las propias estrategias comerciales de desarrollo, difusión, publicidad y expansión de la marca, por mencionar algunas.
• ¿La licencia y licenciatario se ajustan al posicionamiento, los valores, el mensaje y la reputación de la empresa? El objetivo detrás del otorgamiento de licencias de uso marcario consiste en fortalecer la reputación de la marca, el reconocimiento del público consumidor respecto de los productos o servicios que protege y el vínculo emocional entre la marca y el consumidor.

Por consiguiente, es fundamental analizar el alcance de interés del nuevo público consumidor respecto de los productos o servicios que estarán presentes en la nueva área geográfica a cubrir por el licenciatario

Aunado a lo anterior, se debe examinar si el perfil del licenciatario cumple con la visión y valores de la empresa, así como con los objetivos y el mensaje propios de la marca. Por ejemplo, juegan un papel importante en la decisión del licenciatario, aspectos como su reputación en la zona geográfica en la que se busca incursionar, la fiabilidad en sus procesos comerciales (como la correcta disposición del producto en anaqueles, orden desde el proceso de recepción del producto hasta la venta al consumidor o respeto en el marco de precios establecidos), compromiso con la marca y los objetivos que se planteen. 

Efectos fiscales relacionados con el licenciamiento del uso de marcas

Hay particularidades fiscales a tener en consideración al momento de otorgar una licencia de uso marcario. Por ejemplo, en el 2019, la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que las erogaciones efectuadas para propaganda y publicidad por parte de un licenciatario no son deducibles a efecto del ISR por no ser consideradas como estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente (en este caso, el licenciatario) en términos del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR).

Sin embargo, existen diversas condiciones que deben cumplirse para que dicho criterio sea aplicable. Citando a la resolución de dicho tribunal, el artículo 31, fracción I de la LISR establece que las deducciones a dicho impuesto deben de cumplir con una serie de requisitos para ser aplicables, entre ellos tratarse de gastos estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente.

Bajo la interpretación de dicho tribunal, estos gastos estrictamente indispensables, para ser deducibles deben: 

1. Estar directamente relacionados con la actividad de la empresa (licenciataria).
2. Ser necesarios para alcanzar los fines de la actividad o desarrollo de la empresa licenciataria.
3. De no producirse, se podrían afectar sus actividades o entorpecer su normal funcionamiento o desarrollo.

De modo que, en el caso concreto, si la empresa licenciataria tiene como objeto la venta de un determinado producto y celebró con la licenciante un contrato de licencia no exclusiva de uso y explotación de una marca para vender dicho producto, esta se encuentra impedida para efectuar la deducción de los gastos de propaganda y publicidad, toda vez que al no ser propietaria de la marca que usa para vender su producto, los gastos en mención no son estrictamente indispensables para el desarrollo de su actividad, en tanto incrementan el valor de la marca en beneficio de un tercero; es decir, del titular de esta (el licenciante), ya que no van encaminados al producto servicio, sino a posicionar la marca en el mercado, a efectos de conferirle notoriedad, fama y reconocimiento entre el público consumidor.

Bajo dicho criterio también se puede deducir que los gastos de comercialización efectuados por la licenciataria para cumplir con su objeto de comercializar un producto o servicio amparado por una marca sí son deducibles de ISR, al ser estrictamente indispensables para la consecución de su fin.

Por ser este un criterio aislado, no es de aplicación obligatoria a todos los casos que llegue a interpretar la autoridad jurisdiccional. No obstante, dicho criterio aporta luz sobre una interpretación inicial que podría beneficiar a todas aquellas personas físicas y morales que hayan celebrado un contrato de licencia de uso y explotación no exclusivos de marcas, ya que encamina a los titulares de los registros marcarios a invertir en gastos de publicidad y propaganda de dichos registros, pues son ellos quienes pueden deducirlos de impuestos, al ser los principales interesados en que los registros se publiciten por ser quienes se benefician directamente de dichas erogaciones.

Se recomienda acercarse con nosotros para que, como licenciantes o licenciatarios, se formulen estrategias fiscales que beneficien a ambas partes, como la revisión del acta constitutiva de las partes contratantes para asegurarse de que como objeto social se encuentre el de publicitar los activos intangibles objeto de licencias y, en caso de requerirlo, moldear las cláusulas en los contratos para que establezcan que si no se realiza la publicidad o propaganda bajo ciertos parámetros, no se otorgará el uso del registro o registros marcarios. 

Estas y otras estrategias son el reflejo de la flexibilidad inherente a los contratos de licencia en cuestiones comerciales, fiscales y de otros ámbitos de relevancia que permiten una sana relación a largo plazo entre el licenciante y el licenciatario, con beneficios para ambos.

Recomendaciones finales

• Orden y constante vigilancia en la gestión de los registros marcarios. La atención a un registro marcario no termina con la obtención del título de registro. Es importante mantener una constante vigilancia, asesorarse y actuar oportunamente para mantener el registro; por ejemplo, vigilar la vigencia del registro para solicitar su renovación en el momento oportuno, revisar si es necesario presentar una declaración de uso, generar y archivar pruebas de uso en caso de un potencial litigio, y tener un orden en el archivo contractual que derive del registro marcario.
  Una gestión ordenada del registro marcario conlleva la ventaja de tener presentes todos estos aspectos al momento de otorgar o revocar una licencia de uso y agiliza los movimientos contractuales relacionados con la marca
• Pruebas preliminares previas al licenciamiento. De la mano de los comentarios previos sobre el análisis del perfil del potencial licenciatario, se pueden implementar pruebas preliminares de la incursión de la marca en el nuevo mercado o en el nuevo territorio, para prever cualquier inconveniente al momento de manejar los productos en gran volumen o servicios a un alto número de consumidores.
• Monitoreo y vigilancia del uso marcario en los licenciatarios. La expansión marcaria y reconocimiento del público consumidor no se traduce de manera automática con el otorgamiento de la licencia. Es recomendable estar al tanto del uso de la marca y el ofrecimiento de productos o servicios por parte del licenciatario de manera constante para asegurarse del uso correcto del activo intangible. De este modo, en caso de existir una actualización en los valores, estrategias de comunicación, publicidad o productos, la transmisión de dicha información al licenciatario puede ser fluida y favorecer una implementación pronta y oportuna en todos los puntos geográficos en los que el o los licenciatarios están presentes

Conclusión

La licencia de uso de registros marcarios permite plasmar la creatividad del titular en productos o servicios de todas las industrias meta, de la mano de aliados estratégicos que amplíen el ámbito territorial en el que se tiene presencia y aumenten el reconocimiento de la marca en más y nuevos consumidores y mercados. Por esta razón, esta es una herramienta jurídica que vale la pena plantear y planificar en el desarrollo y aumento de valor de la empresa y las marcas involucradas.